Patent Infringement When a Licensee Directs Manufacturing

作者 | 黄明龙

在美国，通常认为被许可人获得制造专利产品的权利，并不意味着必须由被许可人自己来进行制造行为，其也可以委托、指使其他人为其制造专利产品。因此，即使许可合同中没有关于“指使制造权”(have-made right)的明示约定，被许可人也可以基于默示的推定获得指使制造权，除非合同中有相反的规定。[1]由此引发笔者对国内专利权被许可人指使第三方实施专利制造行为是否构成专利侵权的思考。

我国专利法2000、2008、2020修正文本第十二条均规定：“......被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。”对于此条款的理解，早在2001年的《专利法释义》中明确：“无论被许可人以何种方式获得专利实施许可，他都没有超越合同的权利，都无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。这一规定目的在于充分保护专利权人的权利，使合同约定以外的专利权的其他权利依然保留在专利权人手中。被许可人只能依据实施许可合同取得专利的实施权，不得行使合同没有明确约定的任何权利。同时，该规定实际上也体现了被许可人“亲自实施”的义务。......”[2]

指使制造权默示推定允许专利权被许可人非亲自实施。依据法条和释义，显然在我国专利法下，基于对专利法第十二条及其立法释义的理解，在被许可人无明确约定的情况下，专利权被许可人指使制造行为违反“亲自实施”的义务不具有合法性，该行为本身构成被许可人违反许可合同及专利法第十二条的规定，此时受指使的第三方实施了专利制造行为但缺乏有效许可，构成未经许可实施专利，应认定专利侵权行为。

然而，指使制造行为作为专利权被许可人要求第三方按照其指示实施专利制造行为的一种“非亲自实施”行为，通常可以先理解为被许可人与第三方共同实施了制造专利产品的行为，此时双方均构成专利法意义上的产品制造者。此种共同实施的专利制造行为，笔者通过探查发现在特定情形下，该类“非亲自实施”行为并不构成专利侵权。

《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十七条规定：“排他实施许可合同许可人不具备独立实施其专利的条件，以一个普通许可的方式许可他人实施专利的，人民法院可以认定为许可人自己实施专利,但当事人另有约定的除外。”

诉讼实践中，早在最高人民法院(2012)民申字第197号敖谦平与飞利浦（中国）投资有限公司等侵害发明专利权纠纷再审案中，法院认为：“和宏公司作为涉案专利被许可人，在自己没有制造能力的情况下，委托惠州和宏公司为自己制造专利产品，并在专利产品上标注飞利浦公司的企业名称、商标等商业标识，并不违反上述合同约定，不构成侵害涉案专利权。”

在（2020）粤民终524号判决书中，法院认为：“......委托加工共同制造被诉侵权产品的，委托方与加工方通力合谋、分工协作从无到有制造被诉侵权产品，该制造行为应视为一个整体，不可人为切割成委托方与加工方各自的行为再分别定性。委托方与加工方两者中若有任何一个主体获得专利权人授权，则整个制造行为均应视为经专利权人许可而实施。......”

虽然司法解释中规定的是排他实施许可合同“许可人”而不是“被许可人”在特定情形下的“合作实施”行为（此行为可以理解为相当于指使制造行为）视为自己实施专利。但排他实施许可合同中，许可人和被许可人在专利实施权利上具有同等权利是其应有之义，被许可人的同类行为理应归属为“亲自实施”。进一步，独占实施许可合同中被许可人具有唯一的专利实施权利，专利权人不会就被许可人是否亲自实施提出异议，通常不存在侵权争议。然而普通专利许可被许可人的同类行为能否视为“亲自实施”？

在（2020）粤民终524号案件中，裁判观点认为，被许可人和第三方共同制造行为通常不构成专利侵权，除非被许可人实施专利的行为损害了专利权人除合同利益之外的固有利益。[3]

结合上述司法解释和诉讼实践，笔者认为即使是普通专利许可的被许可人，其指使制造的行为，虽非亲自实施，但此时第三方只是被许可人实施专利的辅助人，帮助被许可人完成同一个专利制造许可行为,且该共同实施制造的专利产品最终使用方只有该被许可人，并未损害专利权人的固有利益，因此也可以视为被许可人自己实施专利。此时受指使的第三方实施了专利制造行为不应认定为专利侵权行为。

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